功能性技术特征的认定及保护

作者简介：童世梅，广东登鼎律师事务所律师。现任中山市律师协会知识产权法律专业委员会委员。具有专利代理人资格，擅长专利侵权、商标侵权、不正当竞争等知识产权相关案件，企业知识产权管理辅导等。2016、2017年度被市律协评为“优秀青年律师”，2018年度被评为“优秀工作委员会主任”。

案情简介

上海某餐饮管理有限公司主张中山某电器有限公司生产、销售、许诺销售的蒸汽锅侵害了原告的实用新型专利权，并诉至上海知识产权法院，童世梅律师代表被告中山某电器有限公司参加本案庭审。

原告主张被控产品所采用的结构、功能、技术效果均与涉案专利一致，技术特征落入了涉案专利权利要求1、8的保护范围，要求被告停止制造、销售、许诺销售、使用，并支付损害赔偿50万元。涉案权利要求1为“一种具有升降式罩体的餐台，其特征在于所述升降式罩体包括位于所述餐台上方的罩体，以及驱动所述罩体升降的伸缩杆”。本案争议的焦点在于被控产品是否落入涉案专利权利要求1、8的保护范围以及如果构成侵权的法律责任。本案经过一审、二审，均已原告败诉告终。

法律分析

被告的产品在外观上与涉案专利及其相似，都具有餐台、可升降的罩体以及伸缩杆，伸缩杆与罩体相连，但驱动罩体升降的方式不同。决定被控产品是否落入涉案专利权利要求1保护范围的关键在于涉案专利权利要求1的“驱动所述罩体升降的伸缩杆”究竟为功能性技术特征还是结构性技术特征，这决定了权利要求的保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》第八条第一款规定，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其直接的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。涉案专利权利要求1并没有阐明伸缩杆如何驱动罩体升降，即使是包括本行业技术人员在内的人员都无法直接、明确实施驱动罩体升降的具体实施方式。原告也在说明书的具体实施方式中对伸缩杆如何驱动罩体升降进行了说明。法院也支持了被告的观点，将“驱动所述罩体升降的伸缩杆”认定为功能性技术特征。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条的规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。涉案专利说明书及附图记载的伸缩杆可以是液压伸缩杆，也可以是电动伸缩杆。被告的伸缩杆既非液压驱动也非电机驱动，因此被控产品的技术特征与涉案专利权利要求1不相同。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》第八条第二款规定，与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。被控产品虽然是通过电机实现罩体的升降，但系通过钢丝绳带动，与涉案专利说明书及附图记载的技术手段存在明显区别，因此也不构成等同。

所以被控产品的技术特征与涉案专利权利要求1既不相同也不等同，未落入涉案专利权利要求1的保护范围，涉案专利权利要求8是权利要求1的从属权利要求，因此也未落入涉案专利权利要求8的保护范围。

案后小记

专利在申请的过程中，是根据《专利审查指南》进行审查的。《专利审查指南》规定，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。不难看出，审查指南中功能性技术特征的保护范围是大于司法解释的。因此为了在侵权诉讼中获得更大的保护范围，在专利申请的说明书中应当尽可能的列举相同或等同的技术手段，而不必顾虑是否投入生产。

（以上观点仅代表律师个人意见）