专利侵权产品善意使用者不停止使用

问题的探讨

作者简介：

王向东，广东中亿律师所合伙人，专利代理人，擅长专利、商标、著作权等知识产权法律领域以及公司法律业务。荣获“2012年-2016年度全省优秀律师”称号；多次获中山市律师协会授予“理论成果奖”“优秀律师奖”，并入选广东省知识产权法律事务律师专家库专家、 广东省涉外知识产权律师库成员、广东省涉外律师领军人才库成员。

刘斌，广东中亿律师事务所律师，具备专利代理人资格。擅长专利、商标、著作权等知识产权法律领域以及公司上市、并购、重组、股权激励等公司法律业务。

最高人民法院于2016年出台的专利法司法解释（二）对专利侵权产品的善意使用者应否承担停止侵权的民事责任作出了明确规定，其第25条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。”基于上述规定，侵权产品的善意使用者如果能够证明被控侵权产品具有合法来源且其已经支付了合理对价，则其在不承担赔偿责任的基础上，也无须承担停止使用的侵权责任，即其可以继续使用侵权产品而无须支付合理的使用费。最高院的上述规定突破了以往司法实践中判决使用者停止使用专利侵权产品的一贯做法，同时也没有采用个别司法判例中要求善意使用者向专利权人支付合理使用费的做法，这在业界引起了一些争论，笔者认为上述规定突破了现行专利法第70条的规定，在现行专利法第70条未被修改前，专利法司法解释（二）作出此种硬性突破值得商榷。同时该条规定对专利权进行了不当限制，不利于专利权的保护。

一、《专利法司法解释二》第25条的规定是对《专利法》第11条和70条的硬性突破

根据《专利法》第70条的规定：“为生产经营目的使用、许诺销售、销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任” 。虽然本条没有明确规定专利侵权产品的使用者应当停止侵权，但是根据全国人大法工委编撰的《专利法释义》对第70 条作出的解释，“为生产经营目的使用不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品并能证明该产品合法来源的行为，本属于侵权行为，但考虑到这种行为属于非恶意行为，故规定不承担赔偿责任……应当注意的是，本条规定的情形，仍属于侵犯专利权的行为，法律上只是因其善意行为而免予承担赔偿责任。此时侵权人应当立即停止侵权行为，否则就构成故意侵权，应当依法承担侵犯他人专利权的责任。”由此可见，为生产经营目的使用未经许可的专利侵权产品的行为仍属于专利侵权行为，即专利法第70条的规定仅免除善意使用者的赔偿责任，但是侵权人仍应立即停止侵权行为。在司法实践中，停止侵权行为应当是专利法第70条的应有之义。

并且《民法通则》和《侵权责任法》把侵犯著作权、专利权、商标专用权等知识产权均囊括进侵害民事权益的范畴，无论是《民法通则》、《侵权责任法》等普通法，还是《专利法》等特别法，都没有对专利侵权诉讼中，停止侵权责任形式的适用规则及限制做出明确规定。一般情况下，如果法院作出判决时侵权行为仍在继续，那么法院要求侵权人停止侵权，是权利人首选和必选的民事救济途径。

而《专利法司法解释二》第25 条第1款规定被诉侵权产品的善意使用者能举证证明其已支付该产品的合理对价的，则可以不停止使用，相当于规定在使用者使用的产品侵害了他人的专利权时专利权人却无法主张停止侵权的救济措施，但善意使用者却可以继续使用专利侵权产品，且不需要支付赔偿款使用费。笔者认为，在专利法没有作出修改之前，专利法司法解释二第25条的规定有违反专利法、侵权责任法规定之嫌，构成对专利权的不当限制。

二、侵权产品的善意使用者无需承担停止使用的侵权责任是专利法律保护的一种倒退，该司法解释属于越权解释

纵观我国专利法的制定和修改过程可知，专利侵权产品的善意使用者经历了从不视为侵犯专利权到构成专利侵权但不承担赔偿责任的发展过程。在最早的1984年专利法第六十二条规定：“使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品的，不视为侵犯专利权”。1992年专利法该条未作修改，但在2000年专利法对该条作出了修改，修改后规定：“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任”。而现在施行的2008年专利法第70条也明确规定“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任”。

从专利法的上述修法历程来看，通过修法将专利侵权产品的善意使用者纳入到了侵权者范畴，其只是不承担赔偿责任。但专利法司法解释二的步子迈的更大，其规定专利侵权产品的善意使用者向其上家支付合理对价后就可以不停止使用，这相当于直接架空了现行专利法的规定，实际上回到了2000年前专利法的规定，即该种行为不视为侵犯专利权。因为如果侵权无救济，无需承担法律后果，则实质上就不应当视为侵权。所以不得不说专利法司法解释二第25条规定实质上是专利法的一种倒退，与我国要实现知识产权强保护的政策相背离。

司法解释应当在不违背立法原意的基础上，对专利法的条款中规定不够详细、或者边界不清楚的地方作出解释。司法解释不能否定或者超越其赖以存在的法律，否定或者超越就是越权。只有全国人大及其常委会才有权通过法定程序修法或重新立法来否定或者超越原有的法律。

三、在目前亟待加强专利权司法保护的环境下出台《专利法司法解释（二）》第25条规定，不利于保护和激励创新

目前，我国的专利侵权判赔金额普遍不高，保护力度还有待加强。如果专利侵权产品的善意使用者不停止使用并且无需支付合理使用费，是对专利保护力度的一种削弱，不利于加强知识产权保护。以广东省为例，根据有人对广州知识产权法院2014年12月21日至2017年11月10日公开的判决书所做的大数据分析，发明专利侵权判赔金额在10万元以下最多，占比为64%，判赔金额10-20万元占比为27%，判赔金额20万元以上的仅占9%；而实用新型专利侵权，判赔金额在5万元以下的案件超过66%。如果按照判赔金额平均统计，在发明专利侵权原告胜诉的案件中，平均判赔金额只有86025.76元；而实用新型专利侵权案件中平均判赔金额仅有55957.14元，外观设计的平均判赔金额仅为33662元。

由上可知，目前司法实践中专利侵权判赔金额已经极低，在没有提高赔偿金额的基础上，反而规定侵权产品的善意使用者无须停止侵权，且无须支付合理使用费，这无异于是对专利权人的一大打击，相当于专利权人的市场份额被“合法”地侵占了，但是又无法得到合理的赔偿。尤其在司法实践中，使用者都会主张自己“不知道”，使用是善意的。专利权人一般也难以证明侵权产品的使用者是“知道”的。如此一来，使用者只要提供合法来源并支付了合理对价，就可以不停止使用。而不停止使用的法律效果相当于使用者获得了该专利的强制许可，并且还无需向专利权人支付任何许可费。即相当于使用者只要向作为销售者或者制造者的上家支付了合理对价，就取得了在专利权期限内许可使用专利的权利。也就是说相当于专利权人的权利用尽了，无法向使用者主张任何权利。这必然会打击专利权人的创新积极性，使得专利侵权行为更加肆无忌惮。

四、专利侵权产品善意使用者不停止侵权，专利权人的利益无法保障，不利于创新驱动发展

专利权最为重要的权能是市场垄断权，即未经专利权人许可，任何人不得为生产经营目的制造、使用、销售和许诺销售专利产品。如果专利侵权产品的善意使用者向其上家支付合理对价后就可以不停止使用，加上本身合理对价具有一定的自由裁量空间，那么使用者从市场上选择略低于专利产品售价（只要不是显著低于专利产品的价格应都属于合理对价）的制造者或者销售者购买侵权产品则无所顾忌，其完全有可能不选择专利权人的产品。专利权人就丧失了市场的支配作用，使用者可以肆无忌惮地采购非专利权人的侵权产品并使用。而由于使用者这个客户群体的存在，侵权产品的制造者就更有动力继续制造并销售侵权产品，销售商也有动机继续侵权销售；所以善意使用者不停止侵权的最终后果会导致恶性循环，专利侵权行为会越来越多。

也许从审判者的角度来说，重点是打击侵权产品的制造者，打击制造者才是打击源头。把打击重点放在市场或用户这里往往被审判者视为商业性维权，而在司法实践中，被视为商业性维权的案例会被判极低的赔偿额。然而对于维权者而言，许多生产设备类侵权产品都不是批量生产，而是定制的，侵权厂家没有存货，只有通过市场或用户才能查到侵权产品证据，才能追到制造者。维权者如果不能要求用户停止使用，则不能形成用户对侵权产品制造者的倒逼机制，那么侵权产品制造者没有受到足够的市场压力，其结果就是对侵权行为禁而不止。

另外从审判者的角度来说，即使不要求侵权产品使用者停止使用，但可以让侵权产品制造者付出更大的经济代价。比如对侵权次数多、侵权范围广、侵权情节严重的侵权者，可以判处较高的赔偿额或在赔偿限额以上进行惩罚性判赔。但是司法实践并不完全支持这样的逻辑，甚至越判越低成为更为常见的现象。个案中，权利人如果能够提供侵权者大量侵权、反复侵权、全国范围内大范围侵权的证据（这些证据往往是侵权者在起诉前通过购买、公证等方式取得的证据），也许能够获得法院较高的判赔金额。但是对于那些维权者难以自己取得侵权证据的案件（比如专用定制设备），虽可以申请法院进行证据保全，但是在同一种侵权产品有不同使用者时，维权者一般是按不同使用者分案起诉，法院即使同意维权者的证据保全申请，一般也只会去本案使用者处保全证据，而不同意在一个案件中分别去多个使用者（尤其使用者分布在全国各地时）处保全侵权产品的证据，因此无法在一个案件中证明制造者为其他多个使用者制造并销售侵权产品。而当第一个案被判决出来后，在后案件的审判者可能会以该专利的侵权行为已经在之前的案件中判决制造者承担了赔偿责任，因此不判或少判制造者的赔偿金（比如判赔1万或2万元），从而使得维权者的损失得不到足够赔偿。

如上分析，“使用侵权不停止”对于专门用于制造或者加工其他工业设备的加工制造型专利产品而言是致命的。因为加工制造型专利设备属于工作母机，研发难度大，研发投入高，投入回报周期长，是我国目前大力提倡发展的装备制造业。对于这样的专用设备专利侵权行为，维权者想从侵权产品制造者那里获得较高的赔偿额难上加难。一旦这种工作母机型专利侵权产品被侵权者售出给善意使用者使用，并且善意使用者可以不停止使用，那么对于研发制造工作母机的高新技术企业的打击也是致命的。专利权人的创新成果的市场垄断权无法保证，很可能因为专利侵权行为而被合法地占据，但又不能通过维权来收回已经被占据的市场，因为使用者可以继续使用。所以，对于这种专利权人的直接客户就是专利产品的使用者的情况，如果专利侵权产品的善意使用者不停止使用侵权产品，那么专利权人的市场份额将有可能被侵权者吞噬殆尽，而侵权赔偿也难以弥补损失，出现劣币驱逐良币的现象，完全不利于专利人合法权益的保障。长此以往，谁还会花大力气去投入研发，去进行创新。创新驱动发展需要良好的法律制度保障。

五、基于当事人之间利益的衡量而使专利“使用侵权不停止”，但专利权人应得到充分的赔偿

在目前的司法实践中，法院并未有因为使用者支付了合理对价而提高对销售者或者制造者侵权赔偿金额，反而使用者获得了该专利权的免费许可，从而对专利权的保护产生较大的不利影响。虽然最高院在专利法司法解释二规定善意使用者支付合理对价可以不停止使用有一定的合理性，但是忽视了专利权人的利益保护，导致了新的利益失衡。我们可以参考美国的规定，在美国，专利侵权损害赔偿方面，有所谓禁止双重赔偿原则，其意思是说，一旦专利权人通过损害赔偿金、合理许可费或者两者的结合获得了补偿，专利权人就不能再从该侵权人或者其他直接或者间接侵权人获得另外的赔偿。

但是美国的单一赔偿规则是有前提的，其前提就是专利权人得到了充分赔偿。充分赔偿的条件之一是“充分”，也就是说，专利权人因侵权产品的制造和使用所受到的损失得到了百分之百的赔偿。赔偿是否“充分”，会直接影响到侵权产品使用者的责任。美国专利侵权的损害赔偿金、合理许可费以及故意侵权的惩罚性赔偿本身已经能够保障对专利权人充分补偿。但我国专利法规定的四种侵权赔偿数额的计算方式，实践中适用最多的是法定赔偿。法定赔偿不是计算得出的赔偿数额，而是法院根据实际情况酌定得出的赔偿数额，而法官酌定得出的赔偿数额很难弥补权利人的损失金额，专利侵权赔偿低一直以来都是专利保护的痛点，在这种情况制造者所支付的赔偿还不足以认定为“充分赔偿”。

并且充分赔偿的条件之二是专利权人已经得到了赔偿或者得到赔偿没有风险。充分赔偿并不只是判决中确定的赔偿，而是专利权人已经得到，或虽还没有得到但将来可以确定得到。因此，仅仅是针对侵权产品制造者的胜诉判决，并不能认定专利权人得到了充分赔偿。即使有了胜诉判决，该判决也可能因侵权人无力支付等原因得不到执行。如果这时认定专利权人已经行使了权利，从而不能再向使用者主张权利，则不符合专利法将制造、使用都作为实施专利行为的本意。

而且专利法司法解释二第25条规定存在很大漏洞，极易被不当利用来规避侵权。辟如某商人有个工厂A，需要使用别人的专利产品，然后他就以非本人名义注册个皮包公司B，由B将侵权产品以正常价格卖给A，签订合同，支付对价，皮包公司B的钱款可以转走。这样专利权人只能去围着啃那个没有油水的皮包公司（即所谓的制造商），而真正的得利的工厂A却堂而皇之地在避风港中放心地侵权，可以继续使用专利侵权产品。并且皮包公司B还可以卖给别的使用者，于是，漏洞就这样钻成功了。

六、关于善意使用者不判决停止侵权后对专利权人补偿救济的立法建议

既然在特定情况下，基于当事人之间利益的衡量而使善意使用专利不停止侵权有其合理性，但在现行法律框架下，司法不适用停止侵害责任又缺乏明确依据。因此为了给司法提供明确裁判依据和裁量空间，有必要在立法层面上明确规定人民法院可以根据具体案件事实决定不适用停止侵害责任以及在此种情况下适用补偿救济的具体规则。

如可以参考最高人民法院在2009年颁发的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中的规定：“如果停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者有悖社会公共利益，或者实际上无法执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，不判决停止行为，而采取更充分的赔偿或者经济补偿等替代性措施了断纠纷。”在该《意见》规定的指导原则下，建议在《专利法》第四次修改中对此进行明确。如可在《专利法》第70条中增加一款规定，“善意使用者有下列情形之一的，可以不承担停止侵害责任，但应当向专利权人支付合理使用费：（一）停止侵权行为有悖于环境保护、公共健康等重要公共利益的；（二）停止侵权行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者实际上无法执行的。”

供稿：市律协知识产权委